确认不侵害商标权案与侵害商标权案的合并审理
——阿迪达斯公司与麦克格雷迪公司互诉
确认不侵害商标权及侵害商标权纠纷两案
编者按：
本期“知产视野”刊登阿迪达斯国际经营管理有限公司（简称阿迪达斯国际公司）、阿迪达斯体育（中国）有限公司（简称阿迪达斯中国公司，两公司合称阿迪达斯公司）诉晋江市麦克格雷迪鞋服贸易有限公司（简称麦克格雷迪公司）确认不侵害商标权纠纷案（案一）、麦克格雷迪公司诉阿迪达斯中国公司侵害商标权纠纷案（案二）。该两案系江苏法院合并审理的阿迪达斯公司与麦克格雷迪公司互诉确认不侵害商标权以及侵害商标权纠纷的典型案件。
案一系由阿迪达斯公司提起的确认不侵害商标权纠纷案。针对麦克格雷迪公司发出的侵权警告函，经阿迪达斯公司书面催告，麦克格雷迪公司在法定期间内既未撤回警告也未提起侵权诉讼，阿迪达斯公司向苏州中院提起确认不侵害商标权诉讼。在该案中，法院认为，结合阿迪达斯国际公司对标识享有在先著作权、阿迪达斯国际公司与阿迪达斯中国公司在先使用具有一定影响的标识具有正当性等因素，认定阿迪达斯公司在生产、销售的鞋产品上使用标识不构成侵害麦克格雷迪公司注册商标专用权；而针对阿迪达斯公司诉请麦克格雷迪公司承担合理费用15万元的主张，法院认为，麦克格雷迪公司在明知标识相关权益归属阿迪达斯公司情况下，仍恶意提出侵权投诉和侵权起诉，导致阿迪达斯公司为积极维护自身合法权利而投入财力物力提起本案诉讼、应诉侵权之诉，由此产生的维权费用15万元合理开支应当由麦克格雷迪公司承担。
案二系由麦克格雷迪公司提起的侵害商标权案件。该案原系麦克格雷迪公司向浙江杭州余杭法院提起的侵害商标权诉讼，但鉴于该院立案在后，该案依法被移送至苏州中院审理。法院认为，麦克格雷迪公司抢注阿迪达斯公司在先使用且具有一定影响的商标，构成最高人民法院第82号指导案例中恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的情形，系对涉案商标权的滥用，有违诚实信用原则，法院判决驳回麦克格雷迪公司的全部诉讼请求。
值得注意的是，麦克格雷迪公司第号注册商标系由案外人于年11月11日向商标局申请注册，年5月21日该商标经初步审定公告。其后，阿迪达斯国际公司虽对此提出异议，但历经商标异议程序、商标异议复审程序及其后续两审行政诉讼，该商标于年10月27日获注册公告。尽管如此，江苏法院在审理中查明，阿迪达斯公司提供大量证据证明，标识系NBA知名篮球明星特雷西·麦克格雷迪（简称麦迪，曾七次入选NBA全明星阵容、七次入选NBA最佳阵容、两次荣获NBA得分王、一次荣获NBA进步最快球员奖）的个人专属标识，该标识系年阿迪达斯美国公司委托他人专门为麦迪的T-MAC2签名鞋设计的标识。在－赛季期间，麦迪穿着的篮球鞋、护腿等运动产品上有明显的标识。年11月11日后，阿迪达斯中国公司继续使用标识推出T-MAC系列球鞋，同时在中国各类专业体育杂志、报刊、网站上可见大量以麦迪为形象代言的T-MAC系列篮球鞋的广告宣传以及身着带有标记衣物的麦迪照片。基于以上事实，江苏法院认为，阿迪达斯国际公司对标识享有在先著作权、阿迪达斯国际公司与阿迪达斯中国公司在先使用具有一定影响的标识具有正当性，相反，麦克格雷迪公司抢注他人在先使用且有一定影响的商标，且滥发侵权警告函的行为，违反了诚实信用原则，构成权利滥用。为保护在先权利、维护公平竞争秩序，江苏法院依法作出阿迪达斯公司在鞋产品上使用商标不构成侵权，并驳回麦克格雷迪公司全部诉讼请求的判决。
该两案的裁判，体现了法院对中外当事人合法权益予以平等保护的精神，同时对该两案合并审理，既有助于减轻当事人诉累、节约司法资源、提高审判效率，亦可以防止不同法院对同一事实作出相互矛盾的判决，对类似案件的审理具有借鉴意义。
最后，需要说明的是，在撰写本案例时，编者通过商标局网站查询，显示涉案第号商标已被宣告无效。
刊登本案例，供研究参考。
基于同一事实的确认不侵害商标权纠纷和侵害商标权纠纷诉讼，是双方当事人基于相同法律关系及诉讼请求之间的因果关系分别提起的独立诉讼，因裁判结果相互牵连，适宜在一个法院合并审理。合并审理的规则是，在后受理案件的法院，应当移送在先受理的法院，依法进行合并审理。
诚实信用原则是一切市场活动参与者均应遵循的基本准则。对违反诚实信用原则，恶意抢注他人在先使用且有一定影响的商标，依法不予保护；与此同时，在先使用人提起确认不侵权之诉，依法应予支持。
案一：确认不侵害商标权纠纷案
一审：苏州中院（）苏05民初号民事判决书；
二审：江苏高院（）苏民终号民事判决书。
案二：侵害商标权纠纷案
一审：苏州中院（）苏05民初号民事判决书；
二审：江苏高院（）苏民终号民事判决书。
一、麦克格雷迪公司涉案第号商标申请及注册情况
年11月11日，案外人丁炳竹向商标局申请注册第号商标，年5月21日商标初步审定公告。阿迪达斯国际公司向商标局提出异议，该局于年5月19日作出（）商标异字第号异议裁定书，对该商标予以核准注册。年11月1日商评委作出商评字[]第号异议复审裁定书，对被异议商标予以核准注册。阿迪达斯国际公司不服，起诉至北京市第一中级人民法院，年该院作出（）一中知行初字第号行政判决书，认为阿迪达斯国际公司提交的相关证据为复印件且系域外证据未经过公证认证，在案证据尚不足以认定阿迪达斯国际公司享有著作权，也尚不足以认定T-MAC标识构成阿迪达斯国际公司在先使用并有一定影响的商标，故判决维持前述商标异议复审裁定。年10月22日，北京市高级人民法院作出（）高行终字第号二审行政判决，认为在案证据无法认定被异议商标所表示的图形即为独立顾问协议中T-MAC所对应设计的内容，且现有证据不足以证明阿迪达斯国际公司或其关联企业即为被异议商标所标示的图形的真正著作权人，故被异议商标的注册申请并未侵犯阿迪达斯国际公司的著作权。同时，在案证据不能证明阿迪达斯国际公司在被异议商标申请注册日前将被异议商标作为商标在服装等商品上进行了商业使用并具有一定影响，故无法认定被异议商标的注册申请属于《商标法》第三十一条规定的情形，判决维持一审判决。
年10月27日，第号商标获注册公告，核定使用类别为第25类服装、婴儿裤、游泳衣、防水服、舞衣、足球鞋、鞋、帽、袜、手套（服装），专用权期限至年8月20日。年6月20日，该商标转让至麦克格雷迪公司。
另，麦克格雷迪公司成立于年8月28日，注册资本10万元，成立时法定代表人和股东均为丁炳竹，年8月25日均变更为林振廉。公司经营范围为批发、零售：鞋、服装、鞋材（不含危险化学品）；制造：鞋、服装、服饰。
二、侵权警告及相关案件起诉立案事实
年10月18日，麦克格雷迪公司向阿迪达斯中国公司发送《律师函》称：其系第号注册商标权利人，阿迪达斯中国公司在没有得到授权的情况下，在同类产品上擅自使用了与其相同的注册商标，侵害了其公司的商标专用权，要求阿迪达斯公司在收到律师函之日起立即停止侵犯商标权的行为，同时在收到律师函七日内，协商赔偿事宜。
年3月2日，阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司和德国阿迪达斯有限公司向麦克格雷迪公司、福建泉明律师事务所朱辉萍律师寄送函件，两者先后于年3月4日、3月5日签收。函件载明：阿迪达斯对标志/商标的使用享有合法、有效的不侵权抗辩；涉案商标系原申请人丁炳竹（即麦克格雷迪公司原股东）恶意抢注，麦克格雷迪公司的投诉是权利滥用的恶意行为；要求麦克格雷迪公司方立即书面撤回侵权警告。如拒不书面撤回，造成法律关系处于不明确状态，你方应尽早，最迟不晚于收到本函之日起一个月内，提起诉讼。若你方选择提起诉讼，阿迪达斯也将针对你方以及关联主体采取相应的法律行动，并追究赔偿责任。
其后，麦克格雷迪公司未书面撤回前述侵权警告函。因阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司始终未收到麦克格雷迪公司提起诉讼的材料，遂于年4月27日向苏州中院提起确认不侵权之诉，该院于年5月8日立案，案号为（）苏05民初号。
麦克格雷迪公司以阿迪达斯中国公司、浙江天猫网络有限公司为被告向浙江省杭州市余杭区人民法院（简称余杭法院）提起商标侵权之诉。5月14日，余杭法院就该商标侵权案件立案。阿迪达斯中国公司提出管辖权异议，余杭法院于年7月10日作出（）浙民初号民事裁定，认为就同一事实的案件苏州中院立案在先，故裁定将该案移送苏州中院，该院于年9月7日立案，案号为（）苏05民初号。
三、涉案标识的创作、使用及知名度情况
年2月，阿迪达斯美国公司委托设计人杰克·威尔科克斯专门为其签约知名NBA篮球明星麦迪设计涉案标识，所有权归阿迪达斯美国公司专有，且其自身或其指定的人应拥有该著作权的全部权利。
自年，阿迪达斯中国公司在中国销售使用涉案标识的篮球鞋、运动服等运动产品。年7月至10月期间使用标识的产品销售额即超过万元。
截止年11月11日，在我国《篮球》《体育世界·灌篮》《NBA特刊》《当代体育》等各类专业体育杂志、报刊、网站等可见大量以麦迪为形象代言的T-MAC系列篮球鞋的广告宣传以及身着带有标记衣物的麦迪照片。
年11月11日后，阿迪达斯中国公司仍继续使用标识推出T-MAC系列球鞋，麦迪作为品牌代言亦持续进行推广，在案证据显示在《体育世界·灌篮》《篮球》《当代体育》《新民晚报》《南方都市报》《球报》《北京晚报》《法制晚报》《NBA金版系列-人物系列》《球迷报》等各类体育杂志上多次出现麦迪T-MAC系列篮球鞋的广告、历代T-MAC球鞋发布的新闻或身穿印有标识衣服的麦迪照片等。
案一：
针对阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司的一审诉讼请求，即1.确认其在生产、销售的鞋产品上使用标志不侵犯麦克格雷迪公司第号商标专用权；2.判令麦克格雷迪公司赔偿其合理费用人民币15万元；3.判令麦克格雷迪公司承担本案诉讼费，苏州中院一审认定，阿迪达斯国际公司和阿迪达斯中国公司请求确认在其生产、销售的鞋产品上使用标志不侵犯麦克格雷迪公司第号商标专用权的主张，依法应得到支持；就阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司诉请麦克格雷迪公司承担合理费用15万元的主张，予以全额支持。
案二：
针对麦克格雷迪公司的一审诉讼请求，即1.判令阿迪达斯中国公司立即侵犯其第号商标专用权行为，包括停止生产、销售侵权产品，销毁已生产的侵权产品及生产侵权产品的专用模具，销毁关于侵权产品的宣传资料，删除网站上关于侵权产品的网页及资料；2.判令阿迪达斯中国公司赔偿其经济损失及合理费用共计万元；3.?判令阿迪达斯中国公司承担本案的诉讼费用，苏州中院一审认定，阿迪达斯中国公司在涉案第号注册商标申请日前即已使用标识，且具有一定影响，麦克格雷迪公司受让该商标并指控阿迪达斯中国公司商标侵权有违诚信原则，具有明显主观恶意，其侵权指控不能成立。
对于上述两案一审判决，麦克格雷迪公司均不服，向江苏高院提起上诉。二审法院认为，阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司不侵害麦克格雷迪公司第号注册商标专用权。
首先，《商标法》第五十九条第三款规定，商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。同一种商品或者类似商品先使用人不侵权抗辩成立，应具备下列条件：1.在相同或者类似商品上在先使用。2.在先使用相同或者近似的商标。3.使用相同或者近似商标时间在先。4.在先使用具有一定影响。5.原有范围内使用。就本案而言，关于第一点，阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司在中国销售标注标识的篮球鞋、衣服与涉案商标核定使用的服装、鞋是相同商品。关于第二点，被控侵权的标识与麦克格雷迪公司第商标相比较，二者在视觉上基本无差别，属于相同商标。关于第三点、第四点，现有证据足以证明阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司在年11月就已开始在我国使用被诉标识，在涉案商标申请年11月11日之前已具有了一定的影响。关于第五点，阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司自年在中国销售被诉商品后，未延展使用至其他商品类别，也未超出原有的地域范围和使用方式，故属在原有范围内使用。因此，一审判决认定阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司享有先用权正确。
其次，阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司使用涉案标识系基于合法的权利基础，使用方式和行为性质均具有正当性。《商标法》第三十二条规定，申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。本案中，被诉标识系由阿迪达斯美国公司于年委托杰克·威尔科克斯专门为阿迪达斯签约的知名NBA篮球明星麦迪设计完成。标识设计要素和设计理念与麦迪戚戚相关，其含有麦迪姓名的缩写T和M以及麦迪的球衣号码1，T的一竖和M组成了篮球的纹路，且T和M恰巧构成了一个篮球筐的形象，将该图形横过来看是一双并在一起的篮球鞋，字母、数字组合方式及线条设计具有独创性，构成著作权法上的美术作品。阿迪达斯美国公司与阿迪达斯国际有限公司的转让协议、阿迪达斯国际有限公司与阿迪达斯国际公司的转让协议以及阿迪达斯集团内部关联企业情况，形成完整证据链，应认定阿迪达斯国际公司对涉案美术作品享有著作权，故阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司使用被诉标识具有合法的权利基础。
最后，《中华人民共和国民事诉讼法》第十三条第一款规定，民事诉讼应当遵循诚实信用原则。《商标法》第七条第一款规定，申请注册和使用商标，应当遵循诚实信用原则。诚实信用原则是一切市场活动参与者所应遵循的基本准则。一方面，它鼓励和支持人们通过诚实劳动积累社会财富和创造社会价值，并保护在此基础上形成的财产性权益，以及基于合法、正当的目的支配该财产性权益的自由和权利；另一方面，它又要求人们在市场活动中讲究信用、诚实不欺，在不损害他人合法利益、社会公共利益和市场秩序的前提下追求自己的利益。任何违背法律目的和精神，以损害他人正当权益为目的，恶意取得并行使权利、扰乱市场正当竞争秩序的行为均属于权利滥用，其相关权利主张不应得到法律的保护和支持。本案中，阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司使用的被诉标识具有较强显著性、在中国境内影响范围广泛，而案外人丁炳竹仍将阿迪达斯国际公司享有在先著作权、在先使用具有一定影响的标识注册为商标，麦克格雷迪公司不可能对此不知情，仍然受让涉案商标，且麦克格雷迪公司第号商标与阿迪达斯国际公司享有著作权的美术作品完全相同，其行为难谓正当。此外，法院注意到，麦克格雷迪公司于年1月14日对涉案标识在18、35类申请注册商标。麦克格雷迪公司亦未经特雷西·麦克格雷迪、凯文·杜兰特等NBA篮球明星许可或授权，将其姓名音译申请注册商标，均已被无效。因此，麦克格雷迪公司对阿迪达斯中国公司提起的侵权之诉，系对涉案注册商标权的滥用，有违诚实信用原则。
综上所述，结合阿迪达斯国际公司享有在先著作权、阿迪达斯国际公司与阿迪达斯中国公司在先使用具有一定影响的标识具有正当性等因素，应认定阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司不侵害麦克格雷迪公司第号注册商标专用权。
两案裁判结果：
案一：
一审判决：阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司在生产、销售的鞋产品上使用标志不侵害麦克格雷迪公司第号商标专用权；麦克格雷迪公司赔偿阿迪达斯国际公司、阿迪达斯中国公司合理开支15万元。
二审判决：驳回上诉，维持原判。
案二：
一审判决：驳回麦克格雷迪公司的全部诉讼请求。
二审判决：驳回上诉，维持原判。
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一审合议庭：赵晓青、王蔚珏、林银勇
二审合议庭：魏?明、史?蕾、张长琦
来源：江苏高院
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